La compañía americana de neumáticos Bridgestone (Bridgestone Licensing Services, Inc. y Bridgestone Americas, Inc.) interpusieron una demanda contra Panamá en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión) una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Este proceso tiene su razón a la luz de una condena en última instancia emitida por un tribunal panameño que condenó a bridgestone a pagar 5.4$ millones de dólares por los daños infringidos a la empresa Riverstone en sus intentos de protección de su marca en un proceso civil. Es importante destacar que dos tribunales civiles de menor jerarquía se habían declarado ya a favor de la solicitud de Bridgestone, pronunciamientos que luego revocados. La empresa Riverstone procedió a reclamar daños por la vía civil luego que los tribunales de la jurisdicción de marcas fallaran a su favor.

Senadores estadounidenses (Sherrod Brown y Rob Portman)  se pronunciaron respecto a la falta de un trato justo para las empresas americanas en Panamá. Enfatizaron que condenar a una empresa por cumplir con los procedimientos previstos por la ley era a todas luces un acto desleal.

“It’s outrageous that Panama has ordered Bridgestone to pay millions of dollars for simply trying to protect its own property from theft,” Brown said. “We can’t allow other countries to disadvantage American-owned businesses by treating them unfairly. The administration must protect Bridgestone’s right to defend its trademark and ensure that Panama’s government walks back its unreasonable fine.”

“The decision by the Panamanian Supreme Court to penalize Bridgestone for trying to protect its property from theft sends a powerful signal to others — even if you play by the rules, that’s no guarantee you’ll be treated fairly,” Portman said.

“I have frequently talked about the need for a level playing field for American businesses and workers and this instance is no different,” Portman said. “Companies and their workers should not be punished for acting consistently with the law. The administration has a duty to protect Bridgestone and its workers by ensuring that this fine does not stand.”

Por otra parte la Intellectual Property Owners Association (IPO), se pronunció con comentario llamado PANAMA: Sanctions for Protection of Famous Marks

“Brand owners must vigilantly monitor the use of trade names that are similar to their famous marks in order to preserve their marks’ values. A recent decision by the Supreme Court of Panama resulted in surprising and severe consequences for a U.S. company attempting to protect its famous mark.”

En Panamá a diferencia de otras jurisdicciones los tribunales no gustan de reconocer a las marcas como marcas famosas lo que en la practica lleva a este tipo de procesos donde se lesionan intereses legítimos de propietarios.

Fuentes

Marcas Notorias y la OMPI

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Las marcas famosas o notorias tienen las siguientes características:

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.

Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación.

En muchos países, bajo determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una “marca notoriamente conocida”, los países pueden aprovechar la Recomendación Conjunta relative a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. para determinar si una marca cabe dentro de esta denominación.

Numerosos países protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC). En consecuencia, no solamente las grandes empresas, sino también las PYME tienen la oportunidad de alcanzar una buena reputación entre sus clientes de manera tal que sus marcas sean reconocidas como notoriamente conocidas y adquieran la protección sin solicitar su registro. No obstante, es recomendable solicitar el registro de las marcas, teniendo en cuenta que muchos países prevén la protección ampliada contra la dilución de las marcas notoriamente conocidas y registradas (Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC), es decir, en el caso de que la reputación de la marca quede menoscabada por el uso no autorizado de dicha marca por otros.

Le conviene saber que varias legislaciones sobre marcas ejecutan las disposiciones relativas al Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y únicamente protegen las marcas notoriamente conocidas y registradas bajo las siguientes condiciones:

  • en caso de que los productos y servicios para los que se utiliza la otra marca, o para la que se solicita protección, no sean idénticos o similares a los productos respecto de los que la marca notoriamente conocida haya adquirido su reputación.
  • en caso de que el uso de la otra marca indique una relación entre estos productos y el titular de la marca notoriamente conocida, y
  • en caso que corra el riesgo de que sus intereses resulten perjudicados por dicho uso.

Fuente OMPI

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